新形势下，在先注册商标，如何实现与地标产品共存共赢？

从“岩脚”挂面商标侵权案谈起

原告：六枝特区岩脚大畅面业有限公司（以下简称“大畅面公司”）

被告：六枝特区某面条厂（以下简称“面条厂”）

原告方在挂面商标上所注册的商标图样：

注册商标1

注册商标2

被告方实际使用在挂面商品上的商标图样：

被告在挂面商标上实际使用标志

起诉事实及裁决结果：

2007年6月21日原告注册了第4425741号“岩脚及图”挂面商标 ，2012年11月28日注册了第9738514号“岩脚”挂面商标。2009年开始相继获得 “六盘水市知名商标”、“贵州省著名商标”“贵州省名牌产品”，其商标具有较高知名度和行业影响力 。2019年8月原告发现，被告在挂面产品的包装正面显要位置突出使用“岩脚”标志，该标志与原告注册商标的文字完全相同，其行为侵害原告注册商标专用权。被告答辩认为：原告注册商标为地名，不能排除他人正当合理使用；“岩脚面”为产品通用名称，地标标志产品的认定强化了通用名称，被告合理使用产品通用名称行为不构成商标侵权。一审法院认定：涉案“岩脚YANJIAO+麦穗水波纹图形”商标中，“岩脚”早已成为产品通用名称。2012年6月原告明知“岩脚”地理标志产品申报，再次申请注册“岩脚”涉案商标，缺乏正当性。根据我国商标法第59条规定，被告在挂面产品包装上使用“岩脚”属于地名和通用名称的使用，属合理使用性质，遂驳回原告起诉。二审法院审理期间达成调解，以“不属通用名称、停止不当使用、适当补偿”内容结案。

本案的典型意义：如何确保商品标志的唯一性或排他性，切实保护“地名”品牌发挥带动地方经济的作用，就需要根据各市场要素，整合资源，可以采取撤销或共存，以回归商标本位。

案件评析：

一、产品通用名称与地标产品相斥，不存在同一属性和强化关系；地标产品，无充分正当理由，不应必然认定为产品通用名称。

2001年12月11日开始实施的《与贸易有关的知识产权协定》即“TRIPS协议”第1.17条“双方应确保，如果受到一方地理标志保护的复合名称中的单独组成部分是通用名称，该部分应不受该方地理标志保护”。

2005年开始《地理标志产品保护规定》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《国外地理标志产品保护办法》相继颁布，虽然该现行地标保护机制在权利义务主体、地标申请审查、地标保护以及标志监管存在诸多问题，但并没有将地理标志归结为通用名称的规定。

根据我国商标法第11条、第16条规定，结合我国地理标志审查实践，地理标志的审核也应该进行合法性、显著性、在先性审查。产品通用名称不应当被注册为地理标志。

2020年1月15日，中美双方签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，该双边协议的第一章关于“知识产权”内容规定：任何地理标志，无论是否根据国际协议或其他方式被授予或承认，都可能随时间推移而变成通用名称，并可能因此被撤销”。

为了保障该协议该条“地理标志成为通用名称当被撤销”内容的实施，国家知识产权局2020年9月22日国知办法字（2020）863号《地理标志保护规定》（征求意见稿），面向全国征求意见。

二、从解决在先注册商标与地标产品“冲突”的撤销申请法律规定看，“岩脚”挂面商标应当受到优先、有效保护 。

从国内外，地理标志产品的立法、认定程序及保护内容看，地标产品具有比一般普通商标不同的特征，即产品质量标志属性、一定的商标排他属性。加之，我国之前的地标产品认定由国家技术质量监督局，从质量法方向认定地标产品。地名商标注册申请则按照我国商标法一定程序进行商标授权、确权。双重机构认定商业标志，必然出现大量地标产品与在先注册商标的高度重合，导致权利“冲突”。

“一标二主”双重认定渠道，常常出现商标或地名使用、维权和产业发展上的冲突和尴尬。尤其是那些颇具地方特色的地名商标，已经获得商标注册，且大多获得了该著名商标、驰名商标认定，或具有较高市场商誉。注册人何去何从？多年来，一直在艰难痛苦中，无法选择出路。

该《地理标志保护规定》（征求意见稿）无疑为一针强心剂，该规定第七条：“下列情形之一的，不给予地理标志保护：（二）、产品名称仅为产品的通用名称；（三）、产品名称为他人注册商标、未注册的驰名商标，误导公众的。”

该征求意见稿第二十三条：“自国家知识产权局发布认定公告之日起，任何单位或者个人认为属于本规定第七条情形之一的，可以请求国家知识产权局撤销地理标志，提交请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据材料”。

根据以上规定，该地标产品终于回归法律权属的常态。

三、“岩脚”挂面商标不符合通用名称认定的“三性”规定，当不属挂面产品的通用名称。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定，通用名称可以分为“法定通用名称”和“约定俗成的通用名称”。

法定通用名称，即依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。

约定俗成的通用名称，即相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。

根据北京市高级法院2019年4月24日《商标授权确权行政案件审理指南》19.1注册商标通用化的判断：认定诉争商标是否属于商品通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当认定通用名称指向的具体商品，对与该商品类似的商品不予考虑。当事人主张诉争商标成为商品通用名称的，可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据予以证明。

从以上规定看，通用名称是反映一类商品或服务与另一类商品或服务之间根本区别的规范化称谓，同行业生产者经营者均可使用通用名称。因此，通用名称应当具有以下特征：第一、行业经营者使用的广泛性。第二、物理上的规范性，即一商品与它商品明显相区分，在产品品质上应当具备较为规范的物理属性；第三、历史延续性。

本案资料显示：近几年，“岩脚”挂面，只有权利人和被告两家在挂面产品包装上使用。2014年地标产品被认定后，国家知识产权局网上该地标备案使用组织查询得知：只有原告一家备案。从历史上看，解放前县志虽记载有机制挂面在六区岩脚镇上小范围广泛使用，但私有制社会改造完成后，没有记载那些企业在使用。八十年代初一家使用，而后企业倒闭。九十年代没有使用人记载。2006年后原告开始使用，2009年被认定为贵州省著名商标。故“岩脚挂面”缺乏产品通用名称的广泛性和历史延续性。

为申请地标产品的需要，2013年形成的六盘水该地标产品标准和贵州省该地标产品标准，属于特定产品的固定用途使用的标准，不属于作为通用名称性质上的产品通用名称标准。

从上述两个标准关于产品品质方面的内容看：产品的原料、基本工艺不是岩脚镇所特有；产品理化指标与一般挂面产品基本相同，没有实质性区别。故岩脚挂面，并未形成作为通用挂面产品以外的另外一类产品所独特的物理属性。

四、地标产品的撤销或与注册商标的共存之路

根据我国立法法87条规定，上位法优于下位法，下位法不得与上位法相关规定相冲突，否则予以撤销。同理，下位法不能限制、否决上位法赋予权利人的法律权能。因此，地理标志产品不能对抗在先注册商标法律权能。尤其是已经是驰名商标和著名商标的当地知名的注册商标。如贵州的十大名茶：都匀毛尖、湄潭翠芽、石阡苔茶、梵净山翠峰茶、雷公山银球茶、明前毛尖茶、遵义红等，大多获都地理标志产品认定的同时，与在先注册商标共存。还有我国白酒行业中的五粮液、泸州老窖、水井坊、贵州茅台、汾酒、剑南春酒、山庄老酒、古井贡酒、西凤酒，玉泉酒、张弓酒、金沙回沙酒、沱牌等不仅是驰名商标或著名商标，也存在一定的注册商标与地标产品的“冲突”情形。

我们可以站在法律原则角度，以发展地方经济大局为出发点，尝试以下途径处理：

第一、当地标作为公共品牌属性众望所归时，注册商标应当接受一定限制或者统一到地标名下，或共同发展，以充分发挥地理标志的市场功能和品牌功能。

以贵州黔东南雷山县“雷山银球茶”为例：该地标产品使用企业达五、六十余家，公共资源特征明显，而原注册地名商标仅仅一家使用。两者的标准的市场占有率、品牌无形资产价值差别巨大。地方政府应当起到统筹和协调中的“引导”和“桥梁”作用，突破众多企业品牌发展“瓶颈”，解决促进区域特色农业经济发展途中的机制“难题”，以释放众多企业发展地方特色农业经济的积极热情和原动力。

第二、地标产品作为公共品牌，并不是万能的，不是只有“一大二公”才能实现发展。当地标产品公共属性较低，因产品品质、生产管理、发展规模严重受限，无人或极少备案或使用，多年来几乎成为摆设，应当考虑注册商标法律本位的回归。

以本案为例，地标产品标志至今没有一家使用，使用备案仅原告一家。而注册商标原告使用十五年来，具备发展、壮大地方经济的实力和品牌优势时，而地标产品认定已经造成对原告合法在先权利的法律“障碍”或维权、投资发展“心病”、“拦路虎”，也成为地方特色经营规模发展的“桎梏”时。当地政府应当因势利导，根据品牌资源发展现状，撤回地标产品，或者，引导、支持注册商标权利人积极拿起法律武器申请地标撤销，促进注册商标回归法律“本位”，有效促成商标权利人继续担当“龙头企业”引领角色，发挥“龙头企业”在提升产品品质、经营培训、品牌许可、商誉共享的积极作用，以促进各主体在地方特色品牌的旗帜下，共同发展，繁荣地方农业经济。

作者：马燕飞