从“宝珠砂”商标因缺显被驳，看错位构思商标的可注册性

马燕飞 （2019.11）

案情介绍：洛阳凯林铸材有限公司是河南省一家宝珠砂、铸造涂料和铸造过滤网生产、销售知名企业。1999年公司成立时就决定开发电熔陶粒新产品，这种砂作为造型材料用于造型和制芯，该产品2000年研制成功，被命名为“宝珠砂”，当年就在《铸造》杂志第一期对外宣传广告。2005年申报了专利（专利号：20051001799.6）。新产品出口到日本、韩国、美国、德国、马来西亚等国，并被广泛使用在潍柴、玉柴、鞍钢等国内知名制造企业配套产品系列之中。在河南孟津、洛阳、石家庄、巩义四地设有生产基地。2005年该企业申请注册“宝珠砂”商标，指定第40类铸造加工被驳回，指定第2类铸造用砂、涂料等产品获得注册。2016年在铸造用砂产品获得河南省著名商标认定。2015年12月在35类广告、替他人推销、市场营销等服务上申请注册，2016年11月因缺乏显著性被国家商标局驳回。2017年5月国家商评委驳回复审决定书，该商标缺乏显著性裁决驳回诉争商标注册申请。2017年12月北京知识产权法院判决予以维持驳回决定。2018年4月北京市高级人民法院判决认定该商标具有显著性，可以获得注册，遂撤销一审判决和商评委复审裁定，判令商评委重新裁决。 

商标的错位构思概念的提出

商标的显著性即可区分性，是商标的本质属性和商标“灵魂”，也是社会经济秩序正常运行的“枢纽”。缺乏显著性，因为不具备商标的本质属性，当然不能注册为商标。但是商标显著性是一个相对概念，是针对指定商品、服务而言，即便是按照我国商标法第十一条第一款第一项规定商品通用名称、图形和型号，不能注册为商标，也是以指定商品、服务为限。将一个领域内的通用名称，通过巧妙的构思，使用在另外一个领域，是一个创意的过程，更是商标构思创意活动的结果，也是挖掘商标潜在价值和创造精神财富的活动。比如37类建筑施工服务上的“工程师”显著性不强，但如果注册在1类“粘胶剂”上、2类“油漆”上、14类“领带夹”上，暗示商品精雕细琢、专业经典，可以认为是暗示商标。在比如在44类医院服务上“老中医”、“医生”显著性不强，但注册在“啤酒”、“茶叶”、“丝袜”等商品上，暗示了保健、强体的功能；将“熨斗”注册在“香皂”上，暗示去皱功能，将水泥注册在化妆品上，暗示产品具有强烈的掩盖褐色斑的作用；将“金融家”注册在“化妆品”上暗示靓丽容颜，自信人生，是一大矿藏，也是在储存财富。

最高法《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十一条规定，商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（二）项规定的情形。商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。根据该条解释，对于通用称谓与指定商品错位构思，只要具有暗示商品特点的，可以获得注册，这是错误构思可以获得注册的立法依据之一。

关于产品商标注册在35类服务上的错位构思 

本案中，洛阳商家在35类服务上申请注册“宝珠砂”。该类别指定的广告、市场推销等服务项目，是指依据广告学、营销学、经济学的基本理论，研究如何运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策、帮助企业营销。而宝珠砂，是以优质铝钒土为原料，经煅烧、电熔、造粒、分筛等工艺而制成铸造材料。铸造材料与商业、销售辅助，不是同一或关联行业。两者在属性、用途、适用消费群体和销售渠道等方面，没有关联或关联不强。在一个铸造行业极小范围的通用名称，绝不可能在商业辅助方面也成为其通用名称。该商标在35类可以考虑一定程度上的错位构思的结果，具有一定的显著性。

加之，宝珠砂，不属于普通消费者熟知词汇，产品原名为电熔陶粒，产品性能较差。自权利人发明了该新产品后，发现其具有耐火度高、易溃散、热导率大、稳定性好、不龟裂的特点，遂命名为“宝珠砂”。宝珠砂名称本身，与原商品名电熔陶粒差别较大，不属于行业通用名称，具有显著性。毫无疑问，是可以获得注册的。权利人为了证明该产品附加值比较高，才如此命名。由于将商标名与新商品名一起使用。商标的使用场合较多，也比较知名。同时被评为河南省著名商标，知名度是商标具有显著性考量的一个重要方面。从大量的广告推销和百度信息，均来源于权利人自己的商业推广和正常的商业使用行为。与“解百纳”商标行业通用几十年，主要红酒生产企业广泛使用完全不同。也与“优盘”商标，作为广大消费者熟知的通用产品完全不同。鉴于此，从商标社会价值取向角度，综合考虑到维护权利人市场利益和商誉，允许权利人注册并继续使用，与法不挬。

本案的警示作用

第一、必须将商品名与商标应该严格区分开，不能混同使用，否则将失去商标的功能，进而创牌者因此退出市场。不论从仁丹、吉普、尼龙、优盘，到“解百纳”、“咖啡伴侣”、“木糖醇”、“小肥羊”、“双黄莲、“小农占”大米、“金骏眉”茶叶、“伤心凉粉”小吃等等。这些涉及行业“通用名称”的商标纠纷，是否能够确权或成功维权，无一不造成业内巨大影响。而按照我国商标法第11条、第59条的规定，通用产品名为公共资源，不能获得注册，不能产生排他性，也无权禁止他人正当合理使用。

第二、当发现其他商家突出使用自己商标时，应该积极维权，有效遏制恶意不当使用、甚至商标侵权行为。