原创 白洁/2020年4月20日
2016年，最高法院就“基础商标延伸理论”进行了阐述，认为现行法律中对“商标延伸注册”并没有任何形式的明确规定，而“基础商标”作为“基础商标延伸理论”中的重要概念，不能在法条及理论上获得支持;同时，所谓“基础商标的延伸理论”并不能违背《商标法》中关于“整体商标标识及审查混淆可能性”对于近似性判断的基本原则。
根据现行《商标法》第30条的相关规定，笔者认为，如要将“商标延伸注册”的相关理论具象化、规范化，对《商标法》第 30 条规定的例外情况进行拓展，能够更好地把控“商标延伸注册”理论的合理性、合法性。即“商标延伸注册”的概念在理论和实务问题中都应当获得支持，但必须基于一定的限制条件。而本文的最终目的就是要通过实证分析来论证“商标延伸注册”的具体适用规则和制度定位，从而对我国立法及司法提出相关建议，为解决今后的实务案件提供参考和指导。
案情简介：
1996年3月7日，贵州省同济堂制药有限公司(下称贵州同济堂)申请注册“同濟堂”商标(图1，注册号为第 1093180 号)，并于2007年9月7日续展专用期限至2017年9月16日。核定使用在国际分类第5类“中药药材；中药成药；各种丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上。
2012年8月8日，贵州同济堂在第5类“人用药；医药制剂；针剂；片剂；水剂；膏剂；中药成药；贴剂；医用营养品；医用敷料”等商品上，申请注册“同濟堂始创于 1888 及图”商标(图 2，申请注册号为第 11324244 号)。
2013 年 8 月 19 日，国家工商行政管理总局商标局作出驳回决定书，根据原《商标法》第 28 条(对应现行商标法第 30 条)的规定，对贵州同济堂“同濟堂始创于 1888 及图”商标(下称“诉争商标”)的注册申请予以驳回。该决定认为，诉争商标显著部分“同濟堂”完整包含引证商标一(图 3，第3178271号) 及引证商标二(图 4，第3574839号)显著部分，未形成新的整体性含义，已构成近似商标。
贵州同济堂不服商标局驳回注册申请的决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，理由主要为:(1)申请商标与引证商标一和引证商标二不构成近似，申请商标是由图形及中文构成，而两个引证商标是纯中文构成，两者在商标构成及整体外观上区别很大;(2)诉争商标显著部分“同济堂”具有较高的知名度，曾两次被评定为中华老字号，相关公众不会对申请商标与引证商标一及引证商标二在消费时产生混淆误认。
2014年11月13日，商评委作出商评字【2014】第75084号驳回复审决定书，决定驳回复审申请。该决定认为:根据新修改后的《商标法》第30条，诉争商标显著识别部分“同濟堂”包含引证商标一“同济”及引证商标二“同济”的显著识别部分，已构成近似商标。且申请商标指定使用的人用药及医用营养品与引证商标一、引证商标二核定使用的婴儿食品商品属于类似商品，会导致相关公众对于商品来源的混淆误认，诉争商标和引证商标一及引证商标二构成使用在同一种类或类似商品上的近似商标。贵州同济堂不服裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
法院审理认为:根据各方当事人的主张，本案重点应当关注诉争商标是否在《商标法》第30条上与引证商标构成近似商标。《商标法》第30条中规定:“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”贵州同济堂提供了大量证据，支撑了“同濟堂”作为在先基础注册商标经过了长期使用且获得了较高知名度。而诉争商标的显著识别部分与在先基础注册商标完全相同，即诉争商标与基础注册商标有直接关联性。同时，贵州同济堂在其产品上长期并列使用在先基础商标和诉争商标，能够证明一贯使用意图，其注册诉争商标具有合理性。另外，相对于另外两个引证商标，诉争商标与第1093180号在先基础注册商标更为接近。基于其多年来在市场上的大量使用，相关公众能够将诉争商标与在先基础商标联系在一起，故诉争商标与两引证商标的共存不易造成相关公众对商品来源的混淆误认。据此，法院判决撤销商评字【2014】第75084 号裁定，并责令商评委就贵州同济堂提出的复审请求重新作出裁定不久，商评委重新作出决定，由商标局初审公告，异议期后，诉争商标获得核准注册。
评析：
通过分析本案中所涉及的多个商标之间的关系，可以更好地提炼出诉争商标能够被获得核准注册的必要条件。这也是作为“基础商标延伸理论”具象化、规范化的落脚点。以下就本案中涉及的几个问题进行评析：
一是关于诉争商标与在先基础商标在标识及指定商品或服务上的相关性。商标混淆性近似，包括商标标识的相同或近似和商品或服务类别的相同或类似。商标标识上的相同或近似一般基于文字的字形、读音、含义，或图形和图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构近似，或者其立体形状、颜色组合近似。而商品类似则基于商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面的相似或重合，会使公众对此产生混淆误认，认定两者(或者多个)商品存在联系。在本案例中，诉争商标与在先基础商标显然在商标标识及指定使用商品上都存在近似性。
从标识上看，在先基础注册商标“同济堂”是纯文字商标，诉争商标由“同济堂”、圆形图、“始创于1888”三个部分组成，其中“同济堂”文字在商标中属于主要显著识别部分;诉争商标完整包含了在先基础注册商标、且显著识别部分完全相同，两者具有直接关联性。
从指定使用的商品类别上看，诉争商标注册在第5类“人用药;医药制剂;针剂;片剂;水剂;膏剂;中药成药;贴剂;医用营养品;医用敷料”等商品上申请注册，对比在先基础商标在第 5 类“中药药材;中药成药;各种丸;艾卷;膏;丹片;散”等商品上的注册，两者在指定使用商品上已构成类似，具有直接关联性。
二是关于在先基础注册商标的“商誉”在在后申请注册商标上的延伸。贵州同济堂提供了大量证据证明“同濟堂”作为在先基础注册商标经过长期使用和广泛推广宣传，具有较高知名度，且早在诉争商标申请前的 2009 年 8 月即开始在先基础商标与诉争商标并列使用在其商品的事实，“同济堂”品牌具有较高知名度和美誉度的“商誉”可以延续至诉争商标上，并产生积极的指向商品来源的作用，相关公众可以将两者之间直接联系在一起，认为是同一市场主体。因此，诉争商标可以获得核准注册。
通常认为，商誉是商品生产者或经营者在其生产、流通和与此有直接联系的经济行为中逐渐形成的，反映社会对其生产、产品、销售、服务等多方面的综合评价。因此，商标和商誉之间的关系是密不可分的，即商标是商誉的载体，而商标在使用中产生的商誉对消费者识别商品来源起到了决定性的影响。“商标的延伸注册”是对自身在先商誉的“合理使用”，即“商誉”的延续或转移。
三是引证商标在诉争商标(在后申请商标)与在先基础商标之间的障碍性。在案例中，引证商标一(第3178271号)及引证商标二(第3574839号)分别于2003年8月及2005年9月获准注册，明显晚于贵州同济堂在先商标的1996年3月。虽然申请商标的显著识别部分“同济堂”完整包含引证商标一及引证商标二的显著部分“同济”，但因在“同济”二字后加上与“医药”具有特殊意义和历史渊源的“堂”字，已经形成了新的整体性含义，不构成近似商标。在案证据也可以证明，在先商标经过长期的使用和宣传，在相关公众中具有较高的知名度，形成了一定的市场格局。申请商标的注册申请系基于正当商业需求，不具有攀附引证商标的意图。另外，基于商标审查和审理标准的统一性和稳定性，在先基础商标注册先于引证商标一及引证商标二，且三者维持了十余年的不近似注册状态，已经成为了稳定的法律权属状态。换个角度说，核准在后引证商标一及引证商标二注册时，在先基础商标不是法律障碍，那么，在后申请商标进行延伸注册时，引证商标一及引证商标二亦不能成为法律障碍。因此，法院认为，诉争商标的显著部分“同济堂”更接近同一申请注册人在先基础注册商标“同济堂”，而与引证商标“同济”尚可区分。
白洁
